描述性商标的认定,描述性商标的认定

描述性商标的认定

我国《商标法》第11条规定:“下列标志不得作为注册商标:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅仅直接标明商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量以及他特点的;(三)缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,能够作为注册商标。”其中第一种情形“仅有本商品的通用名称、图形、型号”的标志属于通用名称,当然不能作为注册商标;第二种情形“仅仅直接标明商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量以及他特点”的标志,就是理论上所说的描述性商标,相当于《欧共体商标指令》第3条第1款第(c)项规定的情形,即“仅由在商业中可用于标明商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源,或商品的生产年代或服务的提供年代,或者商品或服务的其他特征的标记或指示构成的商标”,“不得申请注册或已经申请注册的能够宣布其无效”;第三种情形“缺乏显著特征的”,则是作为一种兜底条款,规定缺乏显著特征的情形。从第11条规定能够看出,该条的核心在于规定缺乏显著特征的不得申请注册,其中描述性商标应当是该条的重点。判断1个商标是否属于描述性商标,具有非常重要的法律意义。一方面,从是否能够申请注册的角度而言,假如1个标识被定性为暗示性商标则被认为具有固有的显著性而能够申请注册,假如被界定为通用名称则绝对不可能申请注册,即使申请注册后也应当被撤销,假如落入了描述性商标的范围,则仅有通过使用获得第二含义之后才能获得申请注册。另一方面,在侵犯商标权案件中,对描述性商标能够援用合理使用作为抗辩事由,而暗示性商标则不可适用该侵权免责事由,通用名称则完全能够被自由使用而不构成侵权。侵害了其商标权,路易斯安那东部管区联邦地区法院认为,“fish-fri”商标受到法律的保护,由于尽管它仅仅由描述性词汇构成,但有证据证明它已获得了第二含义,可是被告享有合理使用的权利,因此不构成侵权。对于“chick-f商标,法院认为也是描述性商标,但没有证据证明已经获得了第二含义,因此支持了被告的反诉主张,判定撒销该申请注册商标。原告不服一审判决,认为“fish-fri”是暗示性商标,不应当使用合理使用规则,而“chick-fi”已经获得了第二含义,不应当被撤销,据此上诉到第五巡回法院,第五巡回法院维持了一审判决。

描述性商标的认定

在整个诉讼过程中,原告一直坚持认为“chick-fn”是暗示性商标,而被告则主张它是指代那些用于炸鱼的食料之商品通用名称。区法院则认为它是用于表明产品用途的描述性词汇。第五巡回法院注意到“描述性这个概念必须作广义解释”,假如1个词汇或词组直接传达了产品或服务的质量、特征、效果、用途或者成分,它将被认定为描述性词汇,并因此而不得作为排他性商标。在该案中,第五巡回法院总结了此前法院或学者提出的界定描述性商标的各种标准。第1个标准是该词在字典中的含义。字典对特定词汇的定义是公众对该词一般含义的最恰当和最相关的表象。法院发现《新韦伯斯特国际字典》(第3版)(1966年版)第858页对“fishfry”的定义是:“1.一次捉鱼、炸鱼和吃鱼的夜餐;2.油炸的鱼”,因此认定该词在字典中的基本定义是指炸鱼的准备工作和消费行为。法院认为,这至少能够初步认定从“fsh-fri直接表述Zatarain’s公司的产品目的或用途的角度而言,“fshfri”是1个描述性词汇。法院判断是否构成描述性词汇的第2个标准是“想象力标准”,该标准旨在评价构成商标的词汇与该商标所使用产品之间的关系。假如1个词汇必须想象、思考和理解才能得出该产品性质的结论,那么该词被认为是暗示性词汇。相反,假如1个词汇本身就传达了与产品特征相关的信息,该词就是描述性的。第五巡回法院认为,只要一观察就会得出这个结论:被称之为“fsh-fni”牌的产品,是已经包装好的、在炸鱼以前使用于鱼身上的调料。法院认为,该商品与标识该商品的名称之间的关系如此紧密而直接,以至于即使是不熟悉该产品的人都不会对该产品的目的或功能产生任何疑问,在推导出“fsh-fi”被用于炸鱼这个结论上时根本不必须想象力。因此,根据“想象力标准”来判断时,“fish-fr”毫无疑问是1个描述性词汇。法院和学者用于界定描述性商标的第3个标准是“竞争者在商业上是否有可能必须用它来描述其产品”。描述性词汇通常与产品或服务的关系如此紧密而直接,以至于其他商人在销售其类似产品时将发现该词汇对表述他们自己的产品非常有用。第五巡回法院在该案中认为,直觉表明除了Zatarain's公司外其他经营者可能也会认为“fish-fri”在描述他们自己的调料粉时非常有用。尽管Zatarain’s公司挖空心思想出许多被告在描述他们调料粉时可供选择的其他词汇,但法院认为这对判断fsh-fi”是描述性词汇毫无意义,由于该词汇不是该产品的唯一名称甚至不是它最常见的名称之事实并不重要,由于没有法律规定一种产品只能以一种方式表述。法院认为,尽管有许多种能够食用的鱼,也有多种烹饪方法,但不可否认,油炸是其中最重要的一种方法,而“鱼”和“油炸”的同义词又非常少,这代表着对那些生产专门用于炸鱼的调料的厂商而言,极有可能发现“fish-fry”对描述其产品而言是非常有用的词汇。