美国商标法域外适用的主要情形和条件,美国商标反淡化制度对商标的保护作用

美国商标法域外适用的主要情形和条件

对于Steelev.BulovaWatchCo.案，该学者在阐述该案案情时指出：原告Bulova公司(纽约公司)是全球最大的手表生产商之一，其在美国和墨西哥都有对Bulova手表进行宣传和销售，其在美国也对“Bulova”标识进行了注册商标。被告Steel在1922年开始手表业务，并在1926年知晓了Bulova商标，随后其将业务转移至墨西哥，在发现“Bulova”标识在墨西哥没有注册商标，其很快在1933年获得了墨西哥的注册商标(但在1952年墨西哥最高人民法院认定该注册商标无效)。Steele在美国组装手表并贴上“Bulova”标识，最后全部销往墨西哥。按照这个描述，被告Steele实施的侵权行为(组装、贴牌、出口)全部发生在美国。可是，这个事实描述并不符合实际。其真实的情形是：Steele在墨西哥城从事手表生意。他把表壳和表面以零件的形式进口到了墨西哥，在墨西哥组装产品，未经Bulova的授权加贴了“Bulova”字样的商标，并在墨西哥进行销售。[注]显然，由于被告Steele并未在美国实施生产加工和销售涉案产品的行为，这些行为都是发生在境外(墨西哥)，因此，审理该案的地区法院认为，“被告没有在美国境内的非法行为，因此(美国法院)没有管辖权”。这样，才产生了美国商标法是否能够进行域外适用(适用于在墨西哥进行的“侵权”行为)的问题。然而，这个案件并非属于涉外定牌加工产生的纠纷。该学者在《涉外定牌加工侵犯商标权问题新探——以商标法域外适用为视角》一文中提到的美国法院关于商标法域外适用的另几个案件，也与涉外定牌加工无关。例如，1956年美国VanityFairMills,Inc.公司诉加拿大TheT.EatonCo.LimitedandJohnDavidEaton公司一案中，被告Eaton公司是在加拿大申请注册的“VANITYFAIR”内衣商标的权利人，它在加拿大使用自己的商标进行销售，并警告其他加拿大公司进口和销售美国产“VANITYFAIR”内衣。原告VANITYFAIR公司在美国起诉，要求被告Eaton公司对其在加拿大的行为承担侵权责任。[注]由于该案涉案的行为是发生在加拿大，这才产生了美国商标法是否能够对域外行为进行适用的争议，显然，这与贴牌加工出口完全是两码事。该文提到的1977年的WellsFargo&Co.公司诉WellsFargoExpressCo.公司一案[注]所涉及的是“WellsFargo”金融服务商标(中文翻译为“富国银行”)，与贴牌加工出口问题更没有可比性。被告WellsFargoExpress公司本身就是在美国营业的公司，1961年在内华达州设立之初是提供旅行支票，1968年开始从事电子保护装置等的研发。只是由于该公司是属于在欧洲的列支敦士顿设立的WellsFargoExpressCompany,A.G.公司(从事放贷业务)在美国的子公司，原告在该案起诉1年之后，又依据“长臂管辖”把WellsFargoExpressCompany,A.G.公司同时列为被告，才有了美国商标法对该“A.G.”公司在美国境外的行为是否能够适用，美国法院是否对此享有管辖权的问题。该文提到的2005年的MCBeev.DelicaCo.,Ltd.一案[注]的案情，同样也无关涉外定牌加工，严格而言该案甚至并不是1个侵犯商标权纠纷。该案原告CEcilMcBee是美国著名的爵士音乐家，被告日本Delica公司将“CecilMcBee”在日本申请注册为服装商标，并在日本销售该品牌的青春少女服装。原告基于《兰姆法》(TheLahamAct)在美国起诉被告虚假署名(falseendorsement)和淡化。地区法院认为对于被告在日本的行为缺乏管辖权，因此驳回了原告的想法。这才是所谓“商标法域外适用”问题的由来。能够看出，上述案件涉及的都是被告在美国境外实施的行为。根据商标权的地域性原则，一般而言，美国的权利人(原告)是无法依据美国商标法对这些行为提出侵权指控的。可是，由于美国法中存在所谓“长臂管辖”的规则，原告才试图据此来对美国境外的行为主张权利。而从上述案件的判决结果来看，美国法院依据美国商标法对境外“侵权”行为实施“域外适用”还是很谨慎的，往往必须权衡各种因素才会得出最后结论。美国法院必须权衡考量的基本案件事实包含：(1)被告是否为美国人或美国公司；(2)域外行为对美国贸易的影响；以及(3)是否会导致与外国法律的冲突。尽管这3个考虑因素不单独具有决定性，不会由于某个因素不符合而排除域外适用，但法院也不会局限于仅仅调查或考虑这3个因素。[注]也有人认为，“《兰姆法》仅在侵权行为对美国商业产生实质性影响时才赋予了对外国被告的域外管辖权”。因此，美国商标法确实是有可能适用于域外行为的。可是，所谓“美国商标法长期以来考虑域外因素”，只能理解为美国商标法对于被告在美国境外实施的行为具有域外适用的可能性，法院最终同意域外管辖的情形并不常见。并且，这些所谓域外适用的案件大多不是涉外定牌加工的情形，即涉嫌侵权的行为并不是在美国境内发生的，因此，我们无法从上述判例中就得出涉外定牌加工侵犯商标权纠纷是属于商标法域外适用问题的结论。

美国商标反淡化制度对商标的保护作用

从美国现行法律规范来看，商标反淡化制度的组成或者体现形式主要表现在两部法律规定当中。首先是1995年的《联邦商标反淡化法》。通说认为，《联邦商标反淡化法》的颁布适用使美国的反淡化制度法阵取得了历史性的进步，并表现在如下几个方面：一，明确商标淡化的相关术语。该法将商标淡化中的“淡化”一词界定为“降低或削弱品牌识别性、显著性特征，确实使市场或者消费者对该品牌的认知出现模糊、弱化”。二，明确提出“商标淡化”的行为主体存在于该品牌的非竞争领域，即实施弱化行为的主体与该品牌所有人之间并不具有直接的竞争关系。三，明确授予被淡化行为侵害的驰名商标所有权人以公力救济权利。四，对商标反淡化的相关规定进行了完善与补充。第一点补充和完善表现在完善了“驰名商标”的判断依据。根据该法，适用商标淡化时，有关主体对驰名商标本身的认定应符合下述几个条件：显著性程度、长期大范围持续使用、开展宣传、该商标适用在商业中的范围、使用渠道、该商标的公众授受度、认可度、是否为联邦申请注册及淡化行为影响的期限和范围等。第二点完善表现在该法出台以前，商标反淡化的相关规定在司法实践中适用时受到了社会质疑。人们认为，单一的反淡化可能会极大地对合理使用驰名商标的用户道理不公正的处罚。为此，该法增加了“合理使用”的规定，在制度上作了自我限制，一定程度上兼顾了驰名商标所有人的商标权以及合理使用者的合法权益。《美国联邦商标淡化法》遇到了一次巨大的挑战。2003年，知名品牌“维多利亚的秘密”诉莫斯里商标淡化，该案的审理成为了美国商标反淡化制度的重大助推剂。根据2006年的《商标淡化修正法案》(TDRA)来看，“商业声誉或淡化可能性”并没有被法律所明确规定。在此情况下，该淡化案件中的原告仅有先证明被告的行为确实直真实地导致其商标淡化的既定事实才能够寻求禁令救济。然而，何样淡化程度才符合《美国联邦商标反淡化案》规定的“淡化事实”并没有明确标准。因此，维秘对自身的淡化后果很难举证。除此之外，在本案中，丑化是否是构成商标淡化也成了庭审焦点和美国法律界的争论点。在前述背景下，美国联邦法院出台了新的修正案，即《2006商标淡化修正法案》，本次修正案对2006年的《美国联帮商标淡化法》作了补充和完善。第1个方面是重新为维秘案中的争论焦点-商标淡化是指淡化行为产生的实际淡化还是“淡化性”作出了选择，采用了“淡化可能性”作为构成商标淡化的判定因素，即在日后的司法实践中，驰名商标所有权人将不再面临难以证明“淡化实际损害”这个难题。其次，新的修正案明确规定了商标淡化的形式并对相关的法律术语作了详细的解释，譬如，该法明确提出“弱化”和“丑化”都将导致商标淡化的事实发生。从该条修正案的内容来看，行为人故意仿冒驰名商标而使驰名商标的受众或消费者产生其它不属于驰名商标原有意义，导致驰名商标的市场辨识度和显著性被削弱或使商标或商号与驰名商标相似而使人产生联想，导致该驰名商标显著性受到削弱或模糊化等行为就可能构成商标淡化中的弱化；而故意使自己的商标与驰名商标相似，引导受众或消费者产生负面联想进而损害驰名商标的商业名誉的即可能构成商标淡化中的丑。再次，修正案中的第二条还对“淡化可能性”有了进1步解释。关于弱化的可能性，本次修正案作了进1步解释。至此，出现商标淡化纠纷时，法院应该要查清的事实就包含了涉案商标之间的相似性程序、驰名商标的认定(包含固有显著性和或者显著性驰名商标)、驰名商标权人的排他性权益和权益使用状况、公众对驰名商标的认可度和知名度、行为与驰名商标之间的关联性强弱以及各方使用的商标之间的实际关联。最后，该协议还延展了“驰名商标”的适用范围，除固有显著性商标外，明确规定了获得显著性商标也适用商标淡化的相关法律规定。综上所述，美国在商标保护上采用了《商标法》和《商标反淡化》等“双保险”制度，而商标反淡化制度主要集中表现在《美国联邦商标淡化法》及2006年《商标淡化修正法案》上。前述规定在立法上明确了商标淡化的概念、形式、构成主体、认定标准以及范围；承认了“合理使用”的善意第三人权益，兼具了法律效果与社会效果；保护着商标权人因驰名商标所享有的一般商标所没有的巨大品牌认知度和商业价值。因此笔者认为利用立法来发展其商标反淡化制度，能够有效保护驰名商标所有人对该商标享有的使用权，鼓励市场主体建立和拓展品牌，防止和制止非竞争领域对商标权人的侵害，维护商标权人的合法权益。