关于商标恶意申请商标人有话说,关于商标反向混淆的建议与完善

关于商标恶意申请商标人有话说

文章来源:人民网我国商标法于1982年颁布，于1993年、2001年、2013年进行了3次修改。2013年修改后的商标法在第七条增加了诚实信用原则。尽管诚实信用原则是民事活动的基本原则，但在司法实务中并不能作为判决直接适用的法律依据，司法裁判仍应根据具体的法律关系适用相对应的法律规定。“恶意申请”扰乱秩序根据我国现行商标法第七条规定，申请申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。同时，我国现行商标法明确，申请宣告申请注册商标无效等行政案件能够适用的法律条文，并不包含我国现行商标法第七条规定。根据依法行政的原则，商标审理行政机关和法院并不会直接适用诚实信用原则进行裁判，但有些案件会在裁判文书中进行原则性表述。违反诚实信用原则往往与“恶意申请”相连用。近些年，“恶意申请”问题受到广泛关注，甚至在一些案件中成为“制胜法宝”。针对这一行为，商标审理行政机关和法院在进行规制时也是不遗余力，行政和司法人员遏制“恶意申请”行为的主观偏向性认识也不断趋于一致。从效果上来看，针对以前“恶意申请”行为的“秋后算账”，对今后的注册商标起到了指引性作用。但从规制的依据和手段来看，还没有形成较为清晰的体系。我国注册商标量和申请量非常庞大，但有许多商标并没有投入到商业使用中，没有发挥商标的价值。究其原因，有些是企业的防御性申请注册，有些是为了转让获利。企业防御性商标的数量，往往多于真正使用的商标数量。申请注册商标本来是生产经营的必须，规模化、商业化的商标注册申请，尽管从商业的角度考虑也属正常，但从商标立法的目的来看，并不会被毫无疑问。近些年，针对规模化商标注册申请行为，商标局在监管时开始“关口前移”，即在初审阶段就驳回注册商标申请，从而避免了后续初审公告之后的异议程序、申请注册之后的无效宣告程序。关口前移往往是针对大批量商标注册申请行为，假如商标注册申请人进行驳回复审，则成本很高，高昂的成本会让商标注册申请人知难而退。规范行为正本清源2018年10月31日，商标局发表了《商标局向非正常商标注册申请行为说“不”》一文。文中提到：“商标局依据商标法第四条等规定，陆续对1.6万多件注册商标申请做出驳回决定，这是商标局又一次从严从快打击涉嫌囤积商标的非正常商标注册申请行为。”这是商标局官方首次使用“非正常商标注册申请”一词，此前多使用“恶意申请注册”等词语。该文对“非正常商标注册申请”的定义为“利用我国通过申请注册取得商标权的商标制度，将商标作为牟利手段，大量申请申请注册商标”。2007年10月1日，国家知识产权局制定并开始施行的《关于规范专利申请行为的若干规定》出现了“非正常申请专利”。“非正常商标注册申请”概念的提出，借鉴了这一规定。2019年2月12日，国家知识产权局发布《关于规范商标注册申请申请注册行为的若干规定（征求意见稿）》（下称征求意见稿）。征求意见稿在体例和内容上参考了《关于规范专利申请行为的若干规定》。征求意见稿并没有对“非正常商标注册申请”提出明确的概念，而是通过列举的方式指出了非正常申请注册商标的一些行为。征求意见稿第一条规定，为了规范商标注册申请申请注册行为，维护正常的商标工作秩序，依据商标法、商标法实施条例，制定本规定。其中“规范商标注册申请申请注册”从文义上来看，通常会被理解为是对形式的规范化，不适宜作为立法目的。非正常申请商标会增加商标主管机关的工作量，但不会对“商标工作秩序”造成破坏。因此，“维护正常的商标工作秩序”也不应该是立法目的。根据征求意见稿第二条规定，申请注册商标的，应在生产经营活动中有对商品或者服务取得商标专用权的实际必须，并且不得损害别人现有的在先权利。笔者认为，该规定与我国现行商标法第四条第一款“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务必须取得商标专用权的，应当向商标局申请注册商标”的规定相冲突。我国现行商标法第四条第一款规定旨在鼓励注册商标，而征求意见稿“实际必须”的表述相当于对商标注册申请的时间点进行了限制。同时，征求意见稿第二条中“不得损害别人现有的在先权利”的规定是与我国现行商标法第九条、第三十二条重复，征求意见稿第二条第二款“恪守诚实信用原则”与我国现行商标法第七条重复。笔者建议，征求意见稿第一条、第二条能够合并修改为：为了制止非正常商标注册申请行为，引导自然人、法人、非法人组织根据生产经营的必须合理申请商标，充分发挥商标的实际使用功能，依据商标法、商标法实施条例，制定本规定。征求意见稿第三条以列举方式规定了非正常申请注册商标的行为类型。其中第一款第（一）项“摹仿为相关公众所熟知的商标注册申请注册商标，攀附别人商誉”的规定，与我国现行商标法第十三条重复。第一款第（二）项“抢先申请申请注册别人已经使用并有一定影响的商标，不当攫取别人商誉”，第（三）项“明知或应知存在其他在先权利，但仍抢先申请申请注册与其相同、相近似的商标”的规定，与我国现行商标法第三十二条重复。笔者认为，上述3项在中国现行商标法已有明确规定的情况下，没必要进1步认定为非正常申请。征求意见稿第四条明确了非正常申请注册商标的行为法律后果。该规定相当于对我国现行商标法第二十九条、第四十四条、第四十二条、第六十八条进行了解释。尽管我国现行商标法在制定时可能并没有考虑到这些情况，解释本身具有扩张性，但这种根据具体情况而进行的与时俱进的解释，仍具有合理性，并且可操作性强。征求意见稿第五条与我国正在建立的征信系统相契合，是基于诚实信用原则而进行的惩戒措施。第六条规定，在采取第五条所列处理措施前，必要时应当给予当事人陈述意见的机会。这是针对第五条惩戒措施而给予救济的程序性权利，可作为第五条第二款，没必要单独作为一项规定。征求意见稿第七条第三款中“任何组织和个人发现申请注册商标没有正当理由连续3年未使用的，能够向国家知识产权局提出撤销申请，由国家知识产权局予以撤销”的规定，与我国现行商标法第四十九条第二款规定重复。《关于规范商标注册申请申请注册行为的若干规定》从立法层级上来看，属于部门规章。它的制定，首先应保证合法性。部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范。同时，还应注重于操作层面，尽量避免过于原则的禁止性规定和兜底性规定，对于法律、行政法规已经规定的内容，也没必要进行重复。

关于商标反向混淆的建议与完善

(一)我国立法现状及存在问题我国《商标法》经过第三次修正，在第五十七条规定了侵犯申请注册商标专用权的行为，其中新增了第二款规定中的“容易导致混淆”。改变了以往我国法律对于商标专用权侵权的标准只用近似、类似、相同，“混淆”标准正式从司法解释层面提升到了法律层面。不论是我国司法当前面对日益复杂的侵犯商标权案件抑或是从世界立法趋势来看，我国《商标法》中的“混淆”概念应作扩大解释，即应包含正向混淆也应包含反向混淆。一言以蔽之，侵犯商标权责任的标准应该是“存在商标混淆可能性”而非商标混淆的方向。无论是正向混淆还是反向混淆都应成为侵犯商标权的充分条件。再者，从《反不正当竞争法》角度出发，不正当竞争行为就是经营者违反法律做出的损害其他经营者的权益，扰乱社会秩序的行为。这样说来，反向混淆行为也是一种不正当竞争的行为。无论是以前的“蓝色风暴”商标案，还是最近的“iPad”商标案，都显示出我国的反向混淆侵权案件不会是个案。可是由于法律没有对此的相关规定，法院在审理该类案件时法官的自由裁量权可能会导致判案标准不一，因而判决结果不太一样。因此，在学界和立法上应尽快明确商标反向混淆侵权规章制度。(二)制度建议1.平衡主体之间的利益在商标反向混淆侵权中，利益主体主要有在先使用者即商标权利人、在后使用人以及消费者。在先权利人拥有商标专用权，这是由法律赋予的权利；在后使用人在使用商标时投入了大量的人力物力财力；消费者的利益即可看成是公众利益且有别于其他两者的利益。这三方利益关系可谓是错综复杂。按照一般法律规定，在先使用人权利受到法律的保护，因此，商标最终归属应当是在先使用人，而在后使用人应该承担停止侵害，赔偿损失的责任。可是反向侵权案件具有特殊性，后使用者对商标投入了大量资源，并且消费者已对后使用人的商标有深刻印象，假如不顾具体情况将商标使用权还给先使用人，可能会造成后使用人巨大的损失而先使用人使用商标的效益却没有任何改善。也就是说，这样的处理效益非常低。因此，笔者建议应分情况探讨，因判断是否构成此类侵权只要有“混淆可能性”即可，因此能够将此类侵权分为两种类型进行处理。第一种类型，是后使用人商标使用强度不高，消费者亦未全然接受后使用人使用的商标，或是在先使用人使用该商标已有一定的市场份额，取回商标控制权能够在市场使用中达到自己原本预期的市场效益。这种情况下应当让在先使用人取回商标的实际控制权，并且侵权人要承担相应侵权责任。如“蓝色风暴”商标案件中蓝野企业已在商品上使用该商标并取得一定市场份额，最后蓝野企业胜诉后其商标权利得到维护。第二种类型，是后使用人商标使用程度高，商标使用强度大且消费者普遍已经接受了商标来源于后使用者，而在先使用者未使用商标或者使用商标强度极小。这种情况下即使在先权利人能取回商标的控制权也改变不了消费者的主观印象，难以达到其原本使用商标的市场效益。因此，宜让后使用人取得商标权利，当然也应当承担侵权中的赔偿责任。正如“iPad”案中以和解结案，苹果公司赔偿6000万美元给深圳唯冠，而商标归苹果公司所有。2.确立反向混淆侵权的认定标准目前我国法律中并无反向混淆的概念，并且综观世界各国的法律也未对反向混淆作出明确的解释和确立判断的标准。可是仅有先判断行为是否构成反向混淆才能认定其是否侵犯商标权。目前学术界也没有统一的意见，大多参照“Polaroid标准”判断是否存在混淆侵权。但这一标准针对的是正向混淆，而反向混淆与正向混淆有许多差异，因此不能照搬此标准，必须对该标准重新审视再加以借用。上文已经对此问题有较详细说明，在此不赘述。因此，仅有确立了判断的标准才能在判案时有理有据，有法可依。3.归责原则中的主观因素上文已论述后使用人的主观因素并非构成反向混淆侵权的构成要件，但其确是责任承担所必须考虑的因素之一。在一般的知识产权侵权案件中侵权人主观没有过错的就不必须承担损害赔偿责任，反之只要主观存在过错就应当承担损害赔偿责任，在侵犯商标权中此规则也适用。可是对于商标反向混淆侵权，假如不存在主观过错就不必须承担损害赔偿责任，就容易使侵权人逃避此项责任。由于侵权人并不是基于搭便车或是提高知名度而使用商标的，而是基于更隐蔽的目的，并且在先使用人使用商标的范围、强度往往较小，因此要证明侵权人有过错或用过错推定原则比较困难。但其确实造成了在先权利人在占有市场和独立市场主体地位的损害。因此笔者建议对于能证明其主观过错的当然要承担损害赔偿责任，对于不能证明主观过错的也应当参照商标许可使用费的方式对先使用人进行补偿。综上所述能够看出，判断商标反向混淆侵权的标准并不明确，能指导实际操作的标准很少，更多的必须法官运用自由裁量权作出判断，这必须审理案件的法官们有更高的理论支撑和专业素养。4.统一赔偿依据和标准商标法对侵犯商标权的赔偿依据，采用了按原告损失判赔、按被告获利判赔及法定赔偿等原则，但在反向混淆中，是否适用同样的赔偿原则，还是必须确立新的赔偿原则，最好能有明确的指引，否则难免出现五花八门的判赔依据和判赔结果。