定牌加工中商标的规范使用,定牌加工中商标管理的几个难点

定牌加工中商标的规范使用

产品最终到达地一般主要指产品销售地,包含从生产者手中转移到经销者手中,以及从经销者手中转移到消费者手中的过程。现在假定委托加工产品的最终到达地是中国境内(从法律意义上说不含香港、澳门,下同),委托方、加工方是商标使用行为,那么按照中国的商标法律,商标的规范使用包含如下几个方面首先,假如委托加工的产品使用的商标是在中国申请注册的商标,按照中国的商标法律,商标的规范使用包含3个要件:一是商标使用的主体须规范;二是使用的商标须规范;三是使用商标的商品或服务项目名称、范围须规范。委托方(申请注册商标所有人或授权使用人)应当在核定使用的商品或者服务项目上使用核准申请注册的商标,一方面,该申请注册商标应当由商标所有人或授权使用人使用,其他未经授权的任何人未经许可不得擅自使用该申请注册商标,另一方面,商标所有人或授权使用人不得自行改变核准申请注册的商标的内容及形式,也不得自行扩大、改变其核定使用的商品或服务项目的范围、名称。其次,假如委托加工的产品使用的是未在中国申请注册的商标,其商标的规范使用主要指实际使用的商标既不得违反《商标法》规定的禁用条款,也不得使用与申请注册商标近似的文字、图形或其组合。再次,不管委托加工的产品使用的商标是申请注册商标还是未申请注册商标,作为加工方,在履行查验委托方手续的前提下,必须按照合同的约定在其加工的产品上正确标注委托方的商标。

定牌加工中商标管理的几个难点

(1)商标证明等有关资料真实性的确认问题按照惯例,定牌加工中涉及使用申请注册商标的,委托方应提供合法有效的商标证明文件,对于加工方而言,由于委托方中相当数量是国外企业,故其提供的往往是未经公证的证明资料或是非原始证件,加之定牌加工企业竞争激烈,商标意识淡薄,故许多加工全业往往疏于把关。对于行政执法机关而言,发现涉嫌侵权案件,由于受案件处理时间的限制以及语言条件的限制,往往难以在较短时间內明确委托加工合同和相关证明的真实性、有效性,从而降低了行政执法的效率。(2)加工合同的多层次性和复杂性,也给行政执法工作增加了难度首先是定牌加工合同的多层次性,如甲委托乙,乙又委托丙,等等,其次是定牌加工合同的多样性,如有的委托方只委托加工方加工产品,有的委托方不仅委托加工方加工产品,并且委托其销售产品,等等,再次是定牌加工合同的真伪性,如有的企业虚造委托定牌加工合同,有的委托方和加工方尽管是同企业,但却是不同法人身份,有的委托方为了逃避追究法律责任往往申请注册为香港或国外企业,当其侵权行为在内地被查处时,委托方把责任全部推向加工方,由于加工方所获加工费用低廉,因此对加工方的处理只能做到治标不能做到治本。(3)涉外定牌加工中侵犯商标权案件怎样追究境外委托人的侵犯商标权责任问题在涉外定牌加工中,由于委托方的原因侵犯了在中国申请注册的商标专用权、或是未在中国境内申请注册的国际驰名商标,尽管侵权行为地发生在中国境内,但由于委托方是境外公司或自然人,因此难以有效做到追究委托方的法律责任。(4)委托加工的产品最终到达地的确认问题由于商标权是域内法权,商标权的取得和保护以国内法为基本依据,因此委托加工产品的最终到达地对于明确委托方或加工方是否构成侵犯商标权至关重要。委托加工产品从加工地到达最终地可能要经历许多环节和地区,加之商品销售行为的即时性和多样性(如电子交易等),给行政执法机关大大增加了执法难度。(5)关于定牌加工中商标预期侵权问题的处理“商标预期侵权”指行为人已经开始着手实施侵犯商标权行为,但其侵权产品尚未付诸生产或销售,即还没有给商标权利人造成实际损害后果的一种行为。在定牌加工关系中以及在一些大型的商品交易会上,预期侵权现象已经引起了越来越多人的关注。前不久,青岛市中级人民法院根据TRIPS协议关于预期侵权的有关规定,审结了一起侵犯“凤凰”商标案件:该案中,被告未经原告许可,在与外方签订的合同中使用原告的申请注册商标。法院认定,尽管被告签订的合同未实际履行、损害结果尚未明显发生,但根据案件事实能够推定被告将来出口的产品为侵权产品,故认定被告构成侵权。笔者认为,在定牌加工合同中出现的侵犯商标权问题将会日渐增多,这一案例值得行政执法机关的借鉴。